Chcete si zaregistrovat ochrannou známku? Už jsem jich pár přihlašoval v Česku i v zahraničí a tak to zde shrnuji.

Registrace se postupem času dost změnila, něco k lepšími a něco k horšímu. K lepšímu samotný způsob registrace – před 20 lety bylo potřeba si vše oběhat, dnes to lze udělat z domova od počítače. K horšímu pak hlavně skutečnost, že se počet registrovaných známek výrazně zvýšil a šance trefit se do takové, která by nekolidovala s nějakou již zapsanou, se hodně zmenšila.

Proč registrovat ochrannou známku?

Ochranná známka má hodně funkcí – ochrannou, marketingovou a mnoho dalších. Zjednodušené pravidlo, zda přihlásit nebo ne – pokud máte něco životaschopného, co chcete chránit a co generuje výnosy (nebo se o to snažíme), tak je dobré pomyslet na registraci co nejdříve. A až budete firmu prodávat, ochranná známka bude určitě jednou z věcí, na kterou se bude investor ptát.

Problematika návrhu a tvorby ochranné známky není tématem tohoto článku, zde je jen postup, jak jsem známku zapisoval.

V ČR je za registrace zodpovědný Úřad průmyslového vlastnictví.

Druhy ochranných známek, které lze registrovat (rok 2020)

V roce 2019 přinesla novelizace Zákona o ochranných známkách (441/2003 Sb.) novou škálu o. známek, takže nyní lze registrovat tyto druhy:

  • slovní ochranná známka (jen text v základní podobě)
  • obrazová ochranná známka
  • prostorová ochranná známka
  • poziční ochranná známka
  • ochranná známka se vzorem
  • barevná ochranná známka (tvořená pouze barvou)
  • zvuková ochranná známka
  • pohybová ochranná známka
  • multimediální ochranná známka
  • holografická ochranná známka

Převážná většina známek se registruje buď jako slovní nebo obrazová (novelizace zákona přinesla zrušení pojmu kombinovaná známka).
Pokud je obrázek černobílý, zaregistrovaná známka je platná bez ohledu na použitou barvu. Pokud ji registrujete barevně, máte chráněnu jen tu barevnou variantu.

Raději přeskočím samotnou tvorbu návrhu ochranné známky, protože to je samostatné velké téma, do kterého se nechci pouštět. Doporučuju kouknout třeba na video LoveBrandu z konference Brandstorming, kde je to všechno krásně shrnuto.

 

Co si ujasnit před registrací ochranné známky

  • Zda má registrovaná známka dostatečnou odlišovací způsobilost – asi nejčastější způsob zamítnutí přihlášky. iVýzkumy nebo RandomPicker mi prostě jako slovní známku nezaregistrují, i když před úřadem budu dělat stojky, protože jde o obecné názvy. I když se firma bude jmenovat stejně a bude zapsaná v obchodním rejstříku, pro zápis ochranné známky to nestačí. Nepomůže ani varianta zapsat známku jako doménu, tedy RandomPicker.com. Přidáním dalšího generického textu se totiž míra odlišovací způsobilosti pro zápis nezvýší (vyzkoušeno na vlastní kůži v USA). Pokud nejde zaregistrovat jako slovní OZ, lze ji zkusit přihlásit jako obrazovou OZ, pokud je dostatečně kreativní.
  • V jakých státech ochrannou známku registrovat – nemá cenu být megaloman a chtít ji pro celou Evropu nebo svět, protože to bude náročné a drahé. Taky je dost pravděpodobné, že v některých státech bude přihlašovaná známka kolidovat s nějakou existující OZ.
    Zahraniční registrace mají také svá specifika, např. pokud Vám americký úřad USPTO známku nechce zapsat v hlavním registru (Principal Register), lze ještě zkusit registraci do druhého – Supplemental Register, který má na známku menší nároky (např. nemusí být distiktivní), ale stále poskytuje nějakou ochranu.
  • V jakých třídách ochrannou známku budete registrovat – v ceně základní přihlášky jsou tři třídy a bylo by škoda je nevyužít všechny (např. pro návazné služby, teoretický komplementární nebo navazující produkt apod.). U každé třídy je potřeba udělat důkladnou rešerši, zda se nevyskytuje nějaká kolize s existujícím zápisem.

    Typické třídy podle třídění NICE pro online SaaS projekty jsou:
    – Třída 009 – software, aplikace
    – Třída 038 – marketplace, portály
    – Třída 039 – SaaS služby
  • Zda není v konfliktu s jinou ochrannou známkou, neodporuje etickým i zákonným normám, není použita náboženská symbolika, nesprávné geografické určení, atd. Pokud hledáte stejné nebo podobné známky, zajímají vás nejen ty zaregistrované, ale i ty, které jsou přihlášené, ale registraci zatím neobdržely – platí pravidlo, kdo dřív podá přihlášku, ten vyhraje.

Je dobré si o tom něco přečíst, zkonzultovat s odborníkem nebo se zúčastnit nějakého osvědčeného kurzu o ochranných známkách (doporučuji např. jednodenní workshop Braň svou značku Jindry Šulcové). Celá problematika je dost rozsáhlá a může být i velmi komplikovaná.

 

Rešerše ochranné známky

Kritická chvíle přijde, když sednete k počítači a začnete s rešerší OZ:

ČR: online databáze ochranných známek: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm
Zahraničí: TMview: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=cs

Nezkoumejte jen přesnou shodu známky, ale hledejte také podobná slova a fráze, vyhledávejte i různé verze bez chybějících znaků, nebo naopak větší. Pokud narazíte na již existující zapsanou/přihlášenou OZ, máte tyto možnosti:

  1. hledáte způsob, jak značku zapsat ve stávající formě (kreativita, důkaz o dlouhodobém používání, …)
  2. vzdáte to a jdete na další variantu známky.
  3. jestli máte plnou peněženku, můžete se pokusit koupit zaregistrovanou OZ od současného vlastníka

Rešerše a registrace domény

Až budete mít hotovo, zkontrolujte ještě dostupnost přijatelné internetové domény, pokud ji ještě nemáte. To je ještě větší oříšek než ochranná známka, dnes je v klasických doménách (CZ, COM) zabráno skoro všechno použitelné a tak je před vámi mnoho pokusů o vytvoření delší varianty domény, nebo nové TLD. U použití nTLD si dejte pozor na registraci tzv. prémiových domén – nejenže jsou drahé při nákupu, to ještě člověk zkousne, ale vysokou částku pak platíte i každý rok při obnově! Pokud je doména zaregistrovaná a není na ní žádný rozumný obsah, často ji lze od majitele koupit, jen musíte sáhnout hlouběji do kapsy.

Pokud zvažujete více variant OZ a jsou volné jako domény, tak zaregistrujte raději všechny hned. Registrace na rok stojí nižší stokoruny, takže se to se dá přežít. Domény si zaregistrujte hned, zítra už nemusí být volné! Ty které nakonec nepoužijete, tak za rok už je nemusíte obnovovat nebo je nabídnete k prodeji. Např. při hledání nového názvu s.r.o. jsem uvažoval o 5 různých variantách a zaregistroval jsem při rešerši 15 domén (nakonec vyhrálo jméno VeroMotion).

 

Postup registrace ochranné známky

Přihlášku ochranné známky lze vyplnit a odeslat po internetu. Nejprve se zaregistrujte a vytvořte si na upv.cz svůj účet. Bude to po Vás chtít běžné identifikační údaje vaší firmy nebo fyzické osoby. Povolte také zasílání oznámení emailem, je to schované v samostatném GDPR formuláři.

  • Na Vašem účtu zvolte Nové podání a vyberte „P06 Přihláška ochranné známky s žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku“.
  • Prokousejte se celým formulářem, je to docela srozumitelné. Klíčová je definice přihlašované ochranné známky a třídy, do kterých ji přihlašujete. Jsou tam i číselníky, takže stačí vybrat ty správné ze seznamu*.
  • Na konci formuláře musíte vybrat způsob podání – odeslání prostřednictvím datové schránky, odeslat s elektronickým podpisem, odeslat bez elektronického podpisu. Pokud však zvolíte poslední možnost bez elektronického podpisu, musíte do 5 dnů doručit „originál“. Čili raději použít datovku.
  • Po podání přijde potvrzení o podání přihlášky s přiděleným jednacím číslem a platebními údaji.

*Pozn.1 – ačkoliv jsou na webu UPV detailní číselníky, ve kterých na první pohled nejde udělat chybu, protože jen zaklikáváte kolonky, tak opak je pravdou. Např. jsem si vybral zaklikl třídu 35: reklamní, marketingové a propagační služby, pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby, obchodní služby a informace pro spotřebitele, obchodní analýzy, průzkum a informační služby, průzkum trhu, digitální marketing;
Po měsíci mi však přišlo vyjádření od ÚPV, že „V nárokovaném seznamu upřesněte formulace uvedené ve třídě 35, a to: „obchodní služby“ – je nutno upřesnit – konkretizovat, jakých výrobků popř. služeb se obchodování týká (např. obchodní činnost týkající se výrobků …) + „ informace pro spotřebitele“ – nutno upřesnit o jaké informace co se odbornosti týče (např. obchodní informace pro spotřebitele). Na odstranění vad jsem dostal lhůtu 2 měsíce s tím, že pokud je neodstraním, tak tyto dvě skupiny vyloučí a řízení bude pokračovat bez nich, tedy (35) reklamní, marketingové a propagační služby, pomoc v obchodní a podnikatelské činnosti, management a administrativní služby, obchodní analýzy, průzkum a informační služby, průzkum trhu, digitální marketing;

 

 

 

Cena za zápis ochranné známky a platba

Zaplatíte 5000 Kč za přihlášku jedné známky do 3 tříd. Každá další třída navíc 500 Kč. Pozor, jde o cenu za přihlášku, nikoliv za garantovaný zápis, peníze za nezapsané známky úřad nevrací. poplatek je potřeba zaplatit do 1 měsíce od podání přihlášky. Do doby zaplacení se proces nenastartuje a čeká se.

Způsob platby jste si vybrali v přihlášce, obvykle na bankovní účet 3711-21526001/0710. Během přihlášky jste získali variabilní symbol, který je nutné použít.

 

Lhůty zápisu ochranné známky

Celý proces bude trvat několik měsíců, i pokud půjde vše bezproblémově:

  • Podání přihlášky – den 0
  • Zaplacení přihlášky (do 1 měsíce). Když platba dorazí do UPV, přihláška se začíná zpracovávat.
  • Formální průzkum (splněny všechny formální náležitosti, správné vyplnění žádosti, správné zatřídění apod.) – cca 1 měsíc. Pokud úřad narazí na problém, proces se zastaví, dostanete zprávu a máte lhůtu na nápravu (2 měsíce).
  • Věcný průzkum. Pokud úřad narazí na problém, proces se zastaví, dostanete zprávu a máte lhůtu na nápravu, jinak zamítnutí.
  • Zveřejnění ve věstníku UPV – čeká se 3 měsíce, zda se někdo neozve s námitkou. Pokud ano, úřad rozhodne (pokračuje nebo zamítnutí přihlášky). V případě námitek se to může celá výrazně protahovat, protože se k tomu strany mohou vyjadřovat a k tomu jsou také lhůty.
  • Zápis do rejstříku ochranných známek

 

Právo přednosti

Nemá cenu se zápisem otálet, platí zde pravidlo kdo dřív přijde, ten dřív mele!


Bonus: pokud známku přihlásíte v ČR a teprve později chcete do dalších zemí, v rámci zemí Madridské dohody lze využít právo přednosti i zde – když podáte zahraniční přihlášky do půl roku od té české, tak pokud to v přihlášce uvedete, měl by Vám místní úřad přiznat datum přihlášky to původní české.

 

Zapsáno, co dál?

  • Používat. Známku musíte aktivně užívat. Pokud nejste schopni úřadu používání prokázat, může být zrušena. Takže ji dávejte na oficiální dokumenty, faktury, objednávky a kamkoliv jinam to půjde. Čím více zdokumentované používání značky budete mít, tím snadněji budete argumentovat úřadu v případě komplikací. Používejte především přesnou variantu značky, jak je zapsaná v registru.
  • Kontrolovat. Protože už úřad nemá nově povinnost kontrolovat u nových přihlášek, zda už známka neexistuje, doporučují experti majitelům OZ v dvouměsíčních intervalech kontrolovat ve věstníku ÚPV nebo v databázi ochranných známek, zda si někdo Vaši známku nepokouší registrovat (tomu říkám „vylepšení“ zákona).
  • Obnovovat. Za 10 let ochranná známka expiruje a je třeba ji obnovit na dalších 10 let.

Podat přihlášku ochranné známky sám nebo s právníkem?

Pokud nechcete vynakládat peníze, zkuste to sami, samotný proces je jednoduchý a jde spíše o to rozmyslet si dobře, jakou známku chcete registrovat, do jakých tříd a provést dobrou rešerši. Samozřejmě, že to odborný zástupce udělá lépe a bude znát všechny souvislosti, ale není to nutnost.

Pokud jde o hodnotnou značku, velký business, komplikovanější případ nebo zahraničí, doporučuju obrátit se na odborníka a probrat to s ním. Buď bude stačit konzultace a další krok uděláte sami, nebo to outsourcujete, zaplatíte a budete mít pocit, že jste udělal/a pro zápis maximum možného.

 

Ochranná známka vs. jméno společnosti vs. jméno domény

Ačkoliv z pohledu marketingu i brandingu je to jedna společná věc, procesně jde o tři zcela oddělené záležitosti, které se občas dotknou, ale víceméně si žijí vlastním životem. Při registraci ochranné známky úřad příliš nezajímá, že se Vaše firma jmenuje stejně jako ochranná známka, s doménou si může dělat kdokoliv skoro cokoliv, pokud s doménou vysloveně neprovádí nekalou soutěž, snad jen při předregistraci nových TLD může hrát název firmy, nebo OZ roli. Takže je potřeba k tomu takto přistupovat a svět budete mít o něco jednodušší.

 

Dodatek – poznámka autora: nejsem právník, neživím se ochrannými známkami a sleduji vývoj v této legislativě nepravidelně. Je proto možné, že proběhla nějaká změna, kterou již tento článek nereflektuje. Pokud potřebujete odborníka, zeptejte se mě a já Vám doporučím Jindru 😉